Cour d'Appel — 8 janvier 2004

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRET Nä DU 08 Janvier 2004 R.G. Nä 00/05812 AFFAIRE : - Société ESPRIT INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP C/ - SA MONOPRIX - SARL SMB - SARL FCB Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à :

 ä SCP BOMMART MINAULT ä SCP GAS ä SCP LISSARRAGUE DUPUIS & BOCCON GIBOD E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------- LE HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TROIS DEVANT :

 MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT chargée du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : MADAME FRANOEOISE LAPORTE, PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANOEOIS FEDOU, CONSEILLER MONSIEUR DENIS COUPIN, CONSEILLER et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : - Société ESPRIT INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP, société de droit américain, dont le siège est ... et actuellement 584 Broadway - NEW-YORK - NY 10012 - USA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTE d'un jugement rendu le 17 Avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, 2ème chambre. CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. ET - SA MONOPRIX AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. - SARL SMB AYANT SON SIEGE ..., PRISE EN LA PERSONNE DE SES

REPRESENTANTS LEGAUX DOMICILIES EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE. INTIMEES CONCLUANT par la SCP GAS, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Jean-Marie GUELOT, avocat du barreau de PARIS (R.7). - SARL FCB ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & BOCCON GIBOD, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par la SCP DEFLERS-ANDRIEU & ASSOCIES, avocats du barreau de PARIS . ** ** ** FAITS ET PROCEDURE :

 5La société de droit américain ESPRIT INTERNATIONAL est titulaire de la marque semi-figurative ESPRIT déposée le 11 juin 1986 à l'INPI et enregistrée sous le numéro 141.2321 notamment dans les classes 16, 25 et 42. La SA MONOPRIX a entrepris le 19 et 29 mai 1999 une campagne publicitaire autour de l'expression "Esprit de femmes" destinée aux magasins des chaînes Monoprix et Prisunic sous forme de brochures et d'affiches à l'occasion de la fête des mères. La SARL SMB a été chargée de la promotion des ventes pour cette campagne réalisée par la SARL FCB. Estimant que l'usage par les sociétés MONOPRIX et SMB du vocable "Esprit de femmes" constituait une contrefaçon de marque au sens des articles L 716-1, L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la société ESPRIT INTERNATIONAL les a assignées devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins d'obtenir son interdiction sous astreinte, la destruction des produits prétendument contrefaisants et la réparation de son préjudice après une mesure d'expertise. L'Agence FCB est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 17 avril 2000, cette juridiction a débouté la société ESPRIT INTERNATIONAL de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société FCB, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, alloué des indemnités de 10.000 francs

(1.524,49 euros) aux défenderesses et condamné la demanderesse aux dépens. La société ESPRIT INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision et toutes les parties ont conclu. A l'audience du 21 novembre 2002, la Cour tenant compte de la production par l'appelante de deux décisions du Tribunal de première instance des Communautés Européennes du 23 octobre 2002 postérieures à la clôture susceptibles d'avoir une incidence sur la solution du litige, a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire et les parties à une conférence de mise en état aux fins pour les intimées de pouvoir prendre position sur cette jurisprudence ainsi qu'en fait foi l'extrait de plumitif. La société ESPRIT INTERNATIONAL soutient que l'expression esprit de femmes est utilisée par la société MONOPRIX à des fins publicitaires et non pas descriptives. Elle fait valoir que la décision du tribunal se fonde sur la théorie du tout indivisible qui est caduque. Elle estime que la loi française doit être interprétée en tenant compte des dispositions de la directive européenne d'harmonisation nä 89/104 du Conseil du 21 décembre 1988 et de la jurisprudence des juridictions communautaires dont elle énonce les termes. Procédant à la comparaison des signes en conflit et des produits concernés, elle estime que ces derniers sont dans leur majorité identiques à ceux sur lesquels la marque esprit est enregistrée et relève que les signes en cause comportent tous deux le terme esprit constitutif de l'élément d'attaque visuel et sonore de la dénomination "esprit de femmes" ainsi que son élément distinctif principal et dominant. Elle ajoute que le public confronté aux brochures largement diffusées par la société MONOPRIX et intitulées "esprit de femmes" est incité à croire que la gamme des produits pour femmes de la société ESPRIT INTERNATIONAL est désormais commercialisée dans les grandes surfaces. Elle demande donc à la Cour de dire que l'usage effectué par les sociétés MONOPRIX, FCB et SMB de



l'expression "esprit de femmes" lors de la campagne publicitaire des 19 au 29 mai 1999 constitue une contrefaçon de sa marque Esprit sur le fondement des articles L 716-1 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de le leur interdire sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.525 euros HT par infraction constatée et d'ordonner la destruction sous le contrôle d'un huissier de justice de son choix de tous papiers à lettres, cartes de visite, tarifs, brochures imprimées et plus généralement de tous documents portant la dénomination "Esprit" en particulier sous la forme "esprit de femmes" aux frais des sociétés MONOPRIX et SMB. Elle sollicite une expertise comptable pour déterminer l'importance de son préjudice causé par les sociétés intimées, 76.225 euros HT à titre de dommages et intérêts provisionnels et la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans les journaux et périodiques de son choix aux frais avancés des sociétés intimées. Elle réclame que la Cour réserve sa compétence pour la liquidation des astreintes en application de l'article 35 de la loi du 09 juillet 1991 et lui accorde une indemnité de 7.625 euros HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés MONOPRIX et SMB réfutent que l'emploi du mot "esprit" dans l'expression "esprit de femmes" serait de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Elles opposent que le pouvoir distinctif de la marque "esprit" n'est pas aussi étendu que parait le prétendre l'appelante et que le terme esprit n'a pas la même valeur conceptuelle dans l'une ou l'autre de ses deux utilisations. Elles dénient la prétendue similitude entre les produits désignés en objectant que le terme esprit de femme désigné un service. Elles soulignent que l'association alléguée entre la marque et le signe ne constitue que la conséquence des similitudes invoquées qui ne reposent selon elles sur aucun fondement sérieux. Elles considèrent qu'en toute hypothèse, le préjudice argué par la



société ESPRIT INTERNATIONAL n'est pas justifié et que la mesure d'instruction requise par l'appelante ne saurait suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve. Elles revendiquent encore plus subsidiairement la garantie de l'agence FCB, laquelle avait l'obligation de lui fournir une campagne à l'abri de toute critique se prévalant de l'article 4 de la convention du 1er novembre 1998 conclu avec cette société. Elles concluent, en conséquence, au débouté de l'appel de la société ESPRIT INTERNATIONAL et subsidiairement à leur entière garantie par la société FCB. Elles sollicitent aussi une indemnité de "50.000 francs" au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société FCB expose que l'expression "esprit de femmes" créée par ses soins pour le catalogue publicitaire dont elle a été chargée de l'élaboration par la société MONOPRIX devait permettre d'évoquer facilement l'opération à laquelle elle était associée. Elle se prévaut du maintien de la théorie du "tout indivisible" en réponse à la nouvelle argumentation présentée par la société ESPRIT INTERNATIONAL en faisant valoir que celle-ci a vocation à illustrer l'absence de risque de confusion. Elle affirme que les deux arrêts du 23 octobre 2002 rendus par le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes sont conformes à la jurisprudence communautaire rendue en ce domaine. Elle invoque l'inexistence de contrefaçon par imitation en estimant que le vocable "esprit de femmes" a une signification propre. Elle fait état des carences de la société ESPRIT INTERNATIONAL à démontrer la réalité d'un risque de confusion en invoquant l'absence de caractère distinctif du terme "esprit" dans l'expression "esprit de femmes" et en déduit que son emploi est libre. Elle ajoute qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un conflit de propriété, mais de l'usage nécessaire d'un terme banal à l'occasion d'une opération ponctuelle et qui n'a aucun rôle de désignation ou



d'identification de produits et ne saurait donc être assimilable à une marque. Elle objecte que le terme "esprit" est utilisé extrêmement fréquemment aussi bien dans des slogans publicitaires qu'à titre de marque sans que cette utilisation porte atteinte aux droits de la société ESPRIT INTERNATIONAL. Elle conteste la notoriété alléguée de la marque esprit comme l'association entre cette dernière et le vocable "esprit de femmes". Elle dénie enfin toute faute de sa part. Elle sollicite donc la confirmation totale du jugement déféré sauf à y ajouter une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la société ESPRIT INTERNATIONAL fonde exclusivement sa demande sur une prétendue contrefaçon par imitation de sa marque esprit par l'usage de l'expression "esprit de femmes" en vertu des articles L 716-1 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et ne se prévaut donc plus du bénéfice de l'article L 713-2 du même code relatif à la reproduction de ladite marque ; considérant qu'aux termes de l'article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ainsi que l'usage d'une marque reproduite sur des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; considérant que l'imitation est réalisée dès lors qu'il existe un risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne, n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux ou dans un temps rapproché à l'oreille ; considérant que l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement aux plans visuel, phonétique et intellectuel en



tenant compte tout à la fois de la similitude des marques et de celle des produits ou services couverts ; considérant que la circonstance que la marque Esprit ait été commercialisée dans 173 magasins et espaces de vente dont 20 à PARIS, en ce compris des grands magasins, ne saurait suffire à lui conférer un caractère notoire au sens de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; considérant que l'appelante estime que le terme "esprit" serait l'élément distinctif, principal et dominant de l'expression "esprit de femmes", le mot "femmes" constituant le complément du nom "esprit" ; mais considérant que cette démonstration d'ordre purement grammatical ne tient pas compte de l'impression d'ensemble que peut susciter chacun des deux signes pris isolément en fonction de leur valeur conceptuelle respective ; considérant que la marque esprit consiste dans un mot relevant du langage courant d'usage commun dont les sociétés MONOPRIX et SMB soulignent, à juste titre, qu'il a été utilisé à de multiples reprises dans différentes marques, dont elles font état dont deux "esprit de femme", ou "esprit de luxe", "esprit de parfum", "esprit de voyage", "esprit de famille", "esprit de nature"... ; considérant que le tribunal a, par ailleurs, retenu que la lettre ne dénombrait pas moins de 29 acceptations possibles ; que si la marque "esprit" renvoie nécessairement au sens premier du mot de souffle et de la vie elle-même, sans pouvoir en avoir un autre en l'absence de tout contexte, qualificatif ou complément, l'expression "esprit de femmes", en revanche, a un sens particulier que ne parviendrait pas à désigner le mot esprit, pris isolément et évoque un concept précis traduisant des opinions ou sentiments communs des femmes ainsi que l'ont estimé, à bon escient, les premiers juges ; que le vocable "esprit de femmes" constitue donc bien une utilisation particulière du mot "esprit" dont la signification première se trouve modifiée et revêt une signification usuelle et convenue ou ce second



terme a perdu son caractère arbitraire ; considérant que l'expression "esprit de femmes" a ainsi que signification indépendante propre et distincte des éléments qui la composent et qu'elle ne peut être perçue par le public que dans son intégralité ; considérant, en outre, que l'expression "esprit de femme" ne désigne pas un ou plusieurs produits en particulier, mais seulement une prestation à caractère promotionnel organisée par la société MONOPRIX à l'occasion de la fête des mères en sorte que le consommateur destinataire du catalogue l'informant de la réalisation d'une telle campagne publicitaire n'a pu sérieusement se méprendre sur l'origine des produits visés dans la brochure, lesquels sont au demeurant revêtus de leurs marques propres et relèvent par certains d'entre eux d'articles distincts commercialisés sous la marque "esprit" ; considérant dans ces conditions que la société ESPRIT INTERNATIONAL qui ne rapporte pas la preuve de la réalité de la contrefaçon par imitation alléguée, doit être déboutée de toutes ses prétentions en confirmant le jugement déféré; considérant que les sociétés MONOPRIX et SMB sont irrecevables en leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile libellée dans une monnaie n'ayant plus cours légal ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société FCB une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société ESPRIT INTERNATIONAL qui succombe en son appel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'extrait de plumitif du 21 novembre 2002, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions par adjonction de motifs, DECLARE la SA MONOPRIX et la SARL SMB irrecevables en leur prétention sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société de droit américain ESPRIT INTERNATIONAL à verser à la SARL



FCB une indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de ce texte, LA CONDAMNE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les SCP GAS et LISSARRAGUE-DUPUIS & BOCCON-GIBOD, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

 LE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

 FRANOEOISE X...