Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 2ème section — 10 janvier 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

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3ème chambre
2ème section

 
N° RG 21/13753 
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLRT

N° MINUTE : 


Assignation du :
21 Octobre 2021




JUGEMENT 
rendu le 10 Janvier 2025 
DEMANDERESSE

Société SEOUL VIOSYS CO. Ltd.
[Adresse 4], 
[Adresse 1]
 (CORÉE DU SUD)

représentée par Maître Pauline DEBRÉ du LLP LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0030

DÉFENDERESSES

S.A. FNAC DIRECT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

S.A. FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES 
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentées par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de la SELEURL BENOLIEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1819

S.A.S. BIGBEN CONNECTED
[Adresse 3]
[Adresse 8]

représentée par Maître Maxime CHAMINADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1928

Société FTHMM INTERNATIONAL B.V. - Intervenant forcé
[Adresse 9] 
[Localité 2] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J079
Copies éxécutoires délivrées le : 
- Maître DEBRE #J30
- Maître BENOLIEL CLAUX #D1819
- Maître CHEMINADE #E1928
- Maître HAVARD DUCLOS #J79
 
Décision du 10 Janvier 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/13753 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLRT


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier


DEBATS

A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue en audience publique. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 puis prorogé en dernier lieu au 10 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société Seoul viosys est titulaire d'un brevet européen désignant la France EP 3 404 726, intitulé « Dispositif d'émission de lumière ultraviolette », déposé le 11 janvier 2017, publié le 21 novembre 2018 et délivré le 4 novembre 2020 (date de publication de la mention de la délivrance) (ci-après le brevet ou le brevet en cause).

2. Elle reproche à la société Bigben connected (la société Bigben), ainsi qu'à la société Fnac direct et à la société ‘Fnac darty participations et services’ (la société Fnac darty) (toutes deux ensemble, les sociétés Fnac), l’importation et la commercialisation en France de deux produits, des stérilisateurs à ultraviolets (UV) incorporant des puces LED qu’elle estime contrefaisantes :
- l’un référencé UvsterilizerB2C et importé par la société Bigben (le stérilisateur Bigben), qui mettrait en oeuvre les revendications 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet ;
- l’autre intitulé « Sac de rangement S59 PY55 stérilisateur » et importé dans l’Union européenne, mais pas en France, par une société de droit néerlandais FTHMM (le stérilisateur 59S), qui mettrait en oeuvre les mêmes revendications à l’exception de la revendication 11.

3. La société Seoul viosys reproche ainsi :
- à la société Bigben l’importation, la détention, l’offre et la mise dans le commerce en France du stérilisateur Bigben,
- à la société Fnac darty l’importation en France (mais pas la commercialisation) du stérilisateur 59S,
- à la société Fnac direct la détention, l’offre et la mise dans le commerce en France (mais pas l’importation) des deux stérilisateurs.

4. Après 3 saisies-contrefaçon dans les locaux des sociétés Bigben et Fnac direct le 22 septembre 2021, la société Seoul viosys a assigné séparément d’une part les sociétés Fnac, d’autre part la société Bigben, le 21 octobre 2021. Les deux instances ont été jointes.

5. La société Fnac darty a assigné la société FTHMM en garantie le 31 mars 2022.

6. L’instruction a été close le 14 décembre 2023.

Prétentions des parties

7. La société Seoul viosys, dans ses dernières conclusions (31 aout 2023), demande en substance la reconnaissance de la contrefaçon imputée aux sociétés Bigben, Fnac direct et Fnac darty à raison de l’importation, de la détention, de l’offre ou de la mise dans le commerce du stérilisateur Bigben et du stérilisateur 59S, des mesures d’interdiction à leur encontre, de communication d’information, avec la réalisation d’un inventaire localisé de tous les produits, sous astreintes, des mesures de rappel et destruction de ces produits, de diverses publications ainsi que d’une communication devant être adressée par la société Bigben à l’ensemble de ses clients, la condamnation de la société Bigben à lui payer une provision de 170 000 euros sur son préjudice, la condamnation solidaire des sociétés Fnac à lui payer une provision de 150 000 euros, enfin la condamnation de la société Bigben et des sociétés Fnac à lui payer respectivement 170 000 euros et 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat.

8. La société Bigben, dans ses dernières conclusions (16 novembre 2023), résiste aux demandes, au besoin en écartant des débats les pièces n° 20, 20 bis, 40 et 40 bis de la société Seoul viosys, et reconventionnellement demande la condamnation de la société Seoul viosys à lui payer 50 000 euros pour procédure abusive et 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le recouvrement des dépens par son avocat.

9. Les sociétés Fnac, dans leurs dernières conclusions (17 novembre 2023) demandent que les pièces n° 20, 20 bis, 40 et 40 bis de la société Seoul viosys soient écartées des débats et résistent aux demandes dirigées contre elles, subsidiairement demandent la garantie respective des sociétés Bigben et FTHMM pour toute condamnation au titre de la commercialisation, respectivement, du stérilisateur Bigben et du stérilisateur 59S, reconventionnellement demandent la condamnation de la société Seoul viosys à leur payer 50 000 euros pour dénigrement, 20 000 euros pour procédure abusive et 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par leur avocat.

10. La société FTHMM, dans ses dernières conclusions (10 octobre 2023) résiste à la demande en garantie de la société Fnac darty et demande reconventionnellement la condamnation in solidum des sociétés Fnac à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


MOTIVATION


I . Recevabilité des rapports Tescan (pièces 20, 20 bis, 40 et 40 bis)

Moyens des parties

11. Les sociétés Fnac et Bigben, au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, estiment que les rapports du laboratoire Tescan doivent être écartés des débats car ils ont subi, entre leur version du 17 décembre 2021 (pièces 20 et 20 bis) et leur version du 2 février 2023 (pièces 40 et 40 bis), de nombreuses modifications (pièce Fnac n° 9), la société Seoul viosys faisant évoluer son argumentation sur la preuve et le contenu des rapports pour pallier les carences identifiées par les défenderesses, ce qui est selon elles contraire au principe de loyauté (Cass. Plén. 7 janvier 2011, pourvoi n° 09-14.316) alors que ces pièces techniques sont essentielles et remet en cause l’indépendance et l’impartialité du laboratoire Tescan. Elles estiment que le fait que la nouvelle version du rapport corresponde aux premières analyses internes de la société Seoul viosys est sans valeur selon elles, car ces analyses, d’ailleurs abandonnées dans les conclusions de la demanderesse, n’étaient pas fiables.

12. Elles critiquent également la destruction, par le laboratoire Tescan, des puces examinées, empêchant une contre-expertise.

13. Elles demandent subsidiairement que le tribunal constate l’absence de force probante de ces rapports et font valoir qu’il ne peut se fonder exclusivement sur ces documents qui ne sont selon elles corroborés par aucun autre élément de preuve (Cass. 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 16-13.337).

**

14. La société Seoul Viosys expose qu’une pièce régulièrement communiquée ne peut pas, par principe, être rejetée des débats, conteste toute manipulation déloyale et fait valoir que le laboratoire Tescan est spécialisé et renommé.

15. Elle explique que les modifications apportées au rapport Tescan visent d’une part à réaliser une analyse de la puce 59S dans un autre emplacement de la puce que ceux déjà examinés pour apporter une preuve supplémentaire de l’existence d’un élément, la couche de passivation, qui était contestée, d’autre part à corriger une erreur de légende, ladite couche de passivation n’ayant pas été légendée dans la première version, par erreur (résultant de la volonté de communiquer le rapport au plus vite afin d’éviter aux défenderesses de conclure inutilement avant de le recevoir), ce qui a obligé à décaler toutes les légendes, donnant l’impression d’un volume de modification important. Elle ajoute que cette correction « permet de revenir à l’identification des couches composantes de la puce telle que réalisée par [elle] à la suite des analyses internes faites avant le lancement de ce contentieux et décrites dans l’assignation », de sorte, estime-t-elle, qu’il n’y a eu aucune fluctuation.

Appréciation du tribunal

16. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors, dans un second temps, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 3e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.105 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).

17. Les deux rapports du laboratoire Tescan, le second corrigeant le premier, et leur traduction libre, ont été réalisés licitement, sans déloyauté et communiqués, avant la clôture de l’instruction, aux autres parties ainsi qu’au tribunal ; ils ont donc été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu’ils ne peuvent pas être écartés des débats et doivent être examinés en recherchant s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve, ce qui relève de la discussion de fond.

18. La demande d’exclusion de ces pièces est par conséquent rejetée.



II . Demandes en contrefaçon

19. Les parties s’opposent quant au fait que les stérilisateurs reproduisent le brevet, d’une part d’un point de vue technique au regard de l’analyse des produits achetés et examinés par la société Seoul viosys, d’autre part, pour le stérilisateur Bigben, s’agissant du caractère représentatif de cette analyse en ce que selon les défenderesses les stérilisateurs Bigben, dans leur très grande majorité, ne contiendraient pas la même puce mais une autre puce qui n’est pas argüée de contrefaçon.

20. Les parties s’opposent également quant à la possibilité même de tenir les défenderesses responsables des faits qui leur sont reprochés à l’égard du brevet en cause, en raison de la bonne foi que celles-ci allèguent et de ce que la protection conférée par le brevet n’est devenue opposable qu’à compter du 4 novembre 2020 (faute de publication ou notification antérieure d’une traduction française des revendications), date après laquelle la société Bigben conteste toute importation, tandis que les autres faits (détention, offre et mise dans le commerce) auraient été accomplis sans connaissance de cause.

21. Il y a lieu d’examiner d’abord cette seconde contestation qui, à suivre le raisonnement des défenderesses, est susceptible de faire entièrement obstacle aux demandes dirigées contre elles s’agissant du stérilisateur Bigben, ou à tout le moins de circonscrire l’enjeu réel du litige, indépendamment de l’analyse technique du produit (outre que la société Bigben soulève ce moyen à titre principal, contestant à titre subsidiaire la reproduction du brevet par ses produits).

1 . Faits prouvés et responsabilité susceptible d’être recherchée juridiquement à ce titre

Moyens des parties

22. La société Seoul viosys admet en premier lieu que c’est (seulement) par la publication de sa délivrance incluant la traduction des revendications en français, le 4 novembre 2020, que le brevet est devenu opposable aux tiers sur le territoire français.

23. Elle estime toutefois « curieux » qu’après 5 mois de commandes régulières, entre le 4 juin et le 22 octobre 2020, plus aucune commande n’ait été passée par la société Bigben avant la saisie-contrefaçon du 22 septembre 2021 alors que l’épidémie de covid 19 (justifiant l’intérêt des produits en cause) n’était pas terminée. 

24. Elle conteste également les dates de livraisons alléguées par la société Bigben, faisant valoir que selon les factures les livraisons avaient lieu environ 3 semaines après la commande, de sorte que la commande du 22 octobre 2020 a sans « aucun doute » été importée après le 4 novembre 2020. Elle estime que si le dernier bon de commande correspondait, comme l’allègue la société Bigben, à une rectification pour faciliter les opérations douanières lors de la dernière importation le 19 octobre 2020, il aurait dû être daté rétroactivement du 19 octobre 2020 (et non du 22), outre que cette importation est réalisée à [Localité 7] et non en France, territoire du brevet, où les produits sont nécessairement parvenus plus tard.

25. Elle estime en deuxième lieu que la mise dans le commerce, l’offre à la vente et la détention des produits litigieux par la société Bigben l’ont été en connaissance de cause, ce qui peut notamment résulter selon elle « de la qualité de professionnel du contrefacteur » et résulte à tout le moins de l’assignation. Elle ajoute qu’il est contradictoire pour la société Bigben de s’appuyer sur la garantie demandée à son fournisseur chinois sans pour autant appeler celui-ci dans la cause. Elle observe que sur les 39 980 produits livrés à la société Bigben, seuls 4 136 ont été vendus à partir du 4 novembre 2020, ce dont elle déduit que celle-ci détient encore un stock d’au moins 35 844 produits, dont il ne fait « aucun doute » qu’elle l’a « écoulé au moins partiellement » en connaissance de cause, car le propre constat d’huissier de la société Bigben montre que le centre logistique de celle-ci contenait (seulement) 4 640 exemplaires en stock le 13 mai 2022.

26. Elle soutient également qu’il « ne fait aucun doute » que la société Fnac direct a détenu, offert et mis dans le commerce les stérilisateurs en connaissance de cause, à tout le moins à compter de l’assignation.

27. Elle souligne enfin que la société Fnac darty ne conteste pas avoir importé des stérilisateurs 59S après le 4 novembre 2020.

**

28. La société Bigben expose qu’elle a importé les stérilisateurs litigieux dans l’UE entre le 2 juin et le 19 octobre 2020, soit avant la délivrance du brevet, donc à une date à laquelle cette importation ne peut pas être jugée contrefaisante, en application de l’article 64, paragraphe 1, de la Convention de Munich et de l’article L. 614-9 du code de la propriété intellectuelle. Elle souligne que la seule commande dont la date est contestée est la dernière, portant sur 5 000 produits. Elle explique à son sujet que l’ordre d’achat du 22 octobre 2020 dont se prévaut la demanderesse (PO 57589) est seulement confirmatif d’une commande déjà faite le 30 juin 2020 (PO-21204R1) sur la base d’un précédent ordre d’achat (PO 56462) annulé et remplacé par l’ordre PO 57589, et qu’elle a été livrée dans l’UE le 19 octobre 2020, comme le confirment selon elle la déclaration en douane du même jour visant la facture (BB-17934) se rapportant à la commande PO-21204R1, la facture du transitaire, un procès-verbal de constat d’huissier sur le logiciel ERP utilisé par les sociétés du groupe Bigben qui montre que cette commande a été reçue en France le 21 octobre et l’attestation de son directeur financier. Elle ajoute que l’absence de toute importation ultérieure est également attestée par son directeur financier et corroborée par le constat d’huissier sur son logiciel (qui a procédé à une recherche d’écritures avec la référence du produit, Uvsterilizerb2c) ainsi que par la saisie-contrefaçon qui n’a rien trouvé de plus.

29. S’agissant des faits de détention, d’offre à la vente et de mise dans le commerce, la société Bigben conteste en premier lieu avoir agi en connaissance de cause, soulignant que la qualité de professionnel ne peut permettre de présumer cette connaissance sauf à inverser la charge de la preuve et faisant valoir qu’elle n’a ni conçu ni fabriqué le produit, n’avait pas les connaissances ni les outils lui permettant de l’analyser, qu’elle a précisément demandé à son fournisseur de lui garantir la licéité du produit et que ce fournisseur n’est lui-même qu’un revendeur d’accessoires pour téléphones.

30. Elle conteste en second lieu avoir détenu, offert ou mis dans le commerce le produit en cause après la saisie-contrefaçon du 22 septembre 2021. En effet, selon elle, alors que la détention n’est interdite qu’à la condition d’être réalisée aux fins des autres actes interdits, le stock résiduel de 4 640 produits en l’espèce est seulement immobilisé dans l’attente de l’issue de la procédure introduite par la demanderesse. Ce stock résiduel, souligne-t-elle, résulte de ventes qui ont débuté dès juin 2020 (et non le 4 novembre 2020 comme le sous-entend la demanderesse qui a elle-même limité ses recherches aux ventes postérieures à cette date) et il n’est pas surprenant selon elle que les 49 880 unités acquises à l’origine aient été presque entièrement vendues lors de la saisie-contrefaçon 1 an et demi plus tard.

31. La société Fnac direct observe qu’elle n’était que revendeuse des produits litigieux et ne l’était pas en connaissance de cause, faisant valoir qu’elle distribue des produits divers et ne peut pas connaitre les brevets existants dans un domaine aussi technique et spécifique que celui des puces LED UV.

32. La société Fnac darty fait seulement valoir sa bonne foi, de même que les faibles quantités en cause, pour la détermination de l’éventuel préjudice.


Appréciation du tribunal

a. Stérilisateurs Bigben

Date des importations

33. En vertu de l’article 67 de la Convention sur la délivrance de brevets européens (la Convention de Munich), lu conjointement avec les articles L. 613-1 et L. 614-9, 2e alinéa, du code de la propriété intellectuelle, la demande de brevet européen, après sa publication, assure provisoirement au demandeur en France, si la France est désignée dans la demande, la même protection qu’un brevet délivré, mais seulement à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications (lorsque la publication de la demande n’a pas été faite en français) a été publiée par l’Institut national de la propriété industrielle ou notifiée au contrefacteur présumé.

34. Il est constant qu’aucune traduction française des revendications de la demande, déposée en anglais, n’a été publiée avant la délivrance du brevet le 4 novembre 2020, et que c’est seulement depuis cette date que les droits conférés par ce brevet sont opposables en France.

35. Deux saisies-contrefaçon ont été réalisées au même moment, le 22 septembre 2021, dans deux établissements de la société Bigben. L’une a été réalisée à Fretin et a permis d’obtenir un tableur des achats et ventes et des factures, annexés au procès-verbal sous forme d’une clé USB, mais que la société Seoul viosys ne communique pas dans la présente procédure (ces annexes ne figurent pas à la liste de ses pièces ni à la suite du procès-verbal communiqué au tribunal). L’autre a été réalisée à [Localité 10] et a permis d’obtenir d’abord 6 bons de commande (« purchase order ») de la société Bigben à sa filiale hongkongaise Bigben interactive (HK), puis (remis ultérieurement) 6 bons de commandes de la filiale hong-kongaise à son fournisseur chinois, la société Newbell electronic. 4 de ces bons de commandes de la filiale concernent 3 de ces 6 commandes de la société Bigben ; les 2 autres concernent un autre produit, non litigieux (référencé Uvsterilizerb2b) et ne sont donc pas pertinents pour le présent litige.

36. La société Bigben communique un 7e bon de commande (PO 56462), qu’elle dit correspondre à la même commande que le bon PO 57589, l’un des 6 découverts lors de la saisie. Elle explique que les 5 autres bons sont des bons « confirmatifs » édités après la réception de la marchandise, tandis que le bon PO 56462, par exception, a été formalisé dès la commande le 26 juin 2020 puis a été annulé pour réduire la commande de 20 000 à 5 000 unités, laquelle a finalement fait l’objet d’un bon de commande confirmatif, le PO 57589.

37. La société Bigben communique en outre 7 bons de commandes de sa filiale hongkongaise, dont 1 rectificatif (4 de ces bons de commande, dont le rectificatif, correspondent aux 4 bons pertinents pour le litige appréhendés lors de la saisie-contrefaçon), les factures que cette filiale lui a adressées, les listes de colisage (listes des objets expédiés), les factures établies par le fournisseur chinois et les déclarations d’importation ou factures du transporteur, tous correspondant aux 6 commandes attestées par 6 des 7 bons de commande de la société Bigben. Aucun document ne fait référence au bon de commande PO 57589 précité.

38. Comme le rappelle le tableau synthétique établi par la société Bigben (ses conclusions p. 16, reproduit pour mémoire ci-dessous), il ressort de ces documents qu’à chaque bon de commande de la société Bigben (numéroté PO 5xxxx) correspond un bon de commande de la filiale hongkongaise (numéroté PO-21xxx), une ou plusieurs factures de la filiale hongkongaise (numérotée BB-17xxx), une facture du fabricant chinois (numérotée BBC1xxx), une ou plusieurs listes de colisage et une ou plusieurs déclarations d’importation qui se font référence entre eux : ainsi 4 déclarations d’importations établies à [Localité 7] le 24 septembre 2020 mentionnent la facture BB-1870 du 13 aout portant sur 5 000 stérilisateurs commandés par le bon PO 56435 du 13 octobre 2020 (sic) et par le bon PO-21195 du 24 juin 2020 et figurant sur une liste de colisage du 12 aout 2020 visant également ces deux bons de commande. Ces deux mêmes bons de commande portaient sur 10 000 stérilisateurs au total ; la livraison des 5 000 restants ressort de 2 autres déclarations d’importation du 8 octobre 2020 renvoyant à une facture BB-17902 du 1er septembre, ainsi que d’une liste de colisage du 1er septembre également, mentionnant la facture et les deux bons de commande. Enfin les 10 000 stérilisateurs de cette commande sont facturés (en une fois) par le fabricant chinois par sa facture (pro forma) BBC1694 du 24 juin 2020 (aucune facture définitive du fabricant n’est communiquée, toutes sont « pro forma », quoiqu’elles exigent tout de même le paiement d’un acompte).



39. Il en va de même pour les 4 autres bons de commande PO 56050, PO 56125, PO 56189 et PO 56432, auxquels correspondent respectivement les bons de commande de la filiale hongkongaise PO-21097, PO-21134, PO-21151 et PO-21194, chaque commande étant livrée en une, deux ou trois fois, chaque livraison correspondant à une facture distincte de la société hongkongaise. Dans ces 5 commandes (avec la commande PO 56435 / PO-21195 examinée au point précédent), le bon de commande de la société Bigben (PO 5xxxx) est postérieur à la livraison mais son numéro est mentionné dans les autres documents, antérieurs, ce qui confirme l’explication de la société Bigben selon laquelle ses bons de commande sont d’abord donnés « de manière informelle » puis confirmés par écrit une fois la commande reçue.

40. Ces 5 commandes ont été intégralement livrées dans l’Union européenne entre le 2 juin et le 8 octobre 2020. Si certaines déclarations d’importations sont établies à [Localité 7], en Belgique, et non en France, elles mentionnent toutes une destination en France et rien n’indique que ces marchandises aient pu rester un temps anormalement long en transit au lieu de rejoindre leur destination, de sorte que le constat réalisé par un huissier à la demande de la société Bigben, en consultant son système informatique (sa pièce 38), de ce que chaque commande a été reçue en France au plus tard 7 jours après l’entrée dans l’Union européenne, démontre avec suffisamment de certitude la réalité de ces dates, toutes antérieures au 4 novembre 2020.

41. Le 6e bon de commande obtenu lors de la saisie-contrefaçon, PO 57589, lui, est daté du 22 octobre 2020, ce dont la société Seoul viosys déduit qu’il a nécessairement donné lieu à une livraison postérieure au 4 novembre suivant. Il est exact que contrairement aux autres bons de commandes, celui-ci n’est pas mentionné dans les factures et bons de commande de la filiale hongkongaise censés correspondre à la même commande, ce qui pourrait indiquer qu’il s’agirait d’une autre commande, ayant donné lieu à une autre livraison, postérieure, que la société Bigben aurait dissimulée et dont elle se serait abstenue sciemment de communiquer les documents correspondants.

42. Les documents relatifs à la 6e commande de produits litigieux (liste de colisage et déclarations d’importation) font référence à une facture BB-17934 du 9 septembre 2020 qui renvoie elle-même à un duo de bons de commande PO 56462 / PO-21204. Le bon PO 56462 est celui que la société Bigben a communiqué spontanément en expliquant qu’il avait été annulé ; daté du 26 juin 2020, il porte sur 20 000 stérilisateurs ; le bon PO-21204, de la filiale hongkongaise, aussi. Cependant, la société Bigben communique un échange de courriels des 31 aout et 3 septembre 2020 entre sa filiale hongkongaise et le fabricant chinois aux termes duquel cette même commande PO-21204 est annulée à hauteur de 15 000 unités et maintenue à hauteur de 5 000 seulement, avec un bon de commande corrigé PO-21204R. Les deux bons de commande PO-21204 et PO-21204R font partie des 6 qui ont été remis quelques jours après la saisie-contrefaçon. Le fabricant a alors émis une note de crédit et une facture BBC1702, visant les mêmes références 56462 / 21204 pour le remboursement de l’avoir qui avait été payé sur la première facture (non communiquée) et indiquer la nouvelle somme due pour la commande (ces documents rectificatifs sont tous antidatés au 30 juin, date du premier bon de commande PO-21204R). Ces éléments démontrent suffisamment que la commande PO 56462 du 26 juin 2020 a effectivement été réduite à 5 000 unités, lesquelles ont été reçues à [Localité 7] le 19 octobre 2020 et en France le 21. 

43. Si la rectification de la commande apparait sur le bon PO-21204R de la société hongkongaise, aucun document de la société Bigben elle-même ne mentionne explicitement la modification du bon initial PO 56462 ; pour sa part, le bon de commande PO 57589 du 22 octobre 2020 porte sur la même quantité que celle de la commande 56462 modifiée et est édité quelques jours après l’arrivée de la marchandise à [Localité 7], ce qui est systématiquement le cas des bons de commandes confirmatifs des 5 commandes précédentes ; enfin, hormis ce bon PO 57589 du 22 octobre 2020, aucun bon de commande relatif à cette livraison de 5 000 pièces n’a été trouvé lors de la saisie-contrefaçon. Ainsi, une commande de 5 000 stérilisateurs a été livrée le 19 octobre à [Localité 7] (et le 21 en France d’après le système informatique de la société Bigben, ce qui est cohérent avec les intervalles observés pour les autres commandes), dans le cadre d’un bon de commande initial qui a été annulé, sans qu’aucun document rectificatif interne à la société Bigben ne soit découvert lors de la saisie, alors qu’y ont été découvert, d’une part, le bon de commande initial et le bon rectificatif de la filiale hongkongaise (PO-21204 et PO-21204R), d’autre part un bon de commande de la société Bigben pour la même quantité et édité le lendemain de l’arrivée des produits, ce qui correspond à la pratique attestée pour les 5 commandes précédentes. 

44. Ces éléments, pris ensemble, démontrent que le bon de commande PO 57589 ne correspond pas à une 7e commande de stérilisateurs mais est bien le bon confirmatif rétroactif de la 6e commande initialement passée sous le numéro 56462 et finalement livrée en France dans une quantité inférieure le 21 octobre 2020. L’explication de la société Bigben quant à l’objectif douanier de cette rectification rétroactive n’est certes pas entièrement convaincante au regard de sa date, postérieure à celle de la déclaration d’importation, mais il n’en reste pas moins que l’édition d’un bon rétroactif est manifestement une pratique courante de la société Bigben et il est aisément compréhensible qu’une pièce comptable doive correspondre exactement aux quantités livrées, même si, comme ici, le lien de cette pièce avec les autres est sinueux.

45. Enfin, hormis ces 6 commandes passées par la société Bigben à sa filiale, aucune autre importation ne ressort d’aucune autre pièce versée aux débats, la société Bigben a fait constater par un huissier que son système informatique n’en porte pas trace et la société Seoul viosys n’invoque aucun autre élément susceptible de mettre en doute cette absence, sinon son opinion selon laquelle l’interruption des commandes à l’automne 2020 serait « curieu[se] », ce qui n’est pas une preuve. Ces 6 commandes constituent donc les seules commandes de produits litigieux par la société Bigben et elles ont toutes été livrées en France avant la délivrance du brevet.

46. Il en résulte que la société Bigben ne peut se voir reprocher aucune importation de stérilisateurs au regard du brevet en cause. La demande en ce sens est par conséquent rejetée.

Connaissance de cause

47. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet. Le 3e alinéa de cet article précise toutefois que l’offre, la mise sur le marché (« mise dans le commerce » dans la rédaction en vigueur jusqu’au 30 mai 2023), l’utilisation ou la détention en vue de l’utilisation ou la mise sur le marché d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

48. Les faits visés par ce texte relèvent nécessairement d’une activité professionnelle, comme le confirme l’article L. 613-5, a), du même code. Que leur auteur soit un professionnel est ainsi inhérent à leur existence et ne saurait donc être un critère pour déterminer qu’il a agi en connaissance de cause, sauf à vider cette condition légale de sa substance.

49. Au cas présent, le brevet porte sur le détail de la constitution d’une puce LED, tandis que la contrefaçon alléguée repose sur l’intégration d’une puce ainsi constituée, parmi d’autres puces, dans un produit destiné à stériliser des téléphones portables. Les sociétés Fnac et Bigben, qui ne sont pas spécialisées dans la fabrication de puces LED et n’ont en rien participé à l’élaboration des produits ni a fortiori des puces qu’ils contiennent, n’ont ainsi aucune raison, ni de connaitre l’existence du brevet de la société Seoul viosys (qui, comme elle l’indique, détient au total 4 000 brevets et appartient à un groupe qui en détient 18 000), ni de savoir comment est construite la puce contenue dans les produits qu’ils revendent.

50. Rien n’a permis par ailleurs de porter ces faits à leur connaissance avant l’assignation.

51. Il est ainsi évident que ni l’une ni l’autre n’a agi en connaissance de cause avant l’assignation.

52. Aucune offre, mise sur le marché ou utilisation postérieure à l’assignation n’est démontrée. Si, comme le soulève la société Seoul viosys, la société Bigben n’a vendu que 4 136 stérilisateurs entre le 4 novembre 2020 et le 22 septembre 2021 alors qu’elle en a importé 39 980 au total, elle a pu vendre les autres dans les semaines suivant leur importation, entre juin et octobre 2020, ce qui n’a certes pas été vérifié par la demanderesse (qui a limité sa recherche aux faits postérieurs à la délivrance du brevet) mais est probable. Le calcul qu’opère simplement la demanderesse (les quantités importées depuis juin 2020 moins les quantités vendues après le 4 novembre 2020) sans prendre en compte la période antérieure au 4 novembre 2020 relève ainsi à tout le moins d’une erreur grossière. Le stock résiduel allégué par la société Bigben, s’élevant à 4 666 et qui a été constaté par un huissier dans son entrepôt le 13 mai 2022 (sa pièce 21), est ainsi crédible au regard des dates et des volumes des dernières livraisons en octobre 2020 et ne permet pas de suspecter plus de ventes que les 4 136 déjà démontrées avant l’assignation ni d’autres ventes qui auraient été réalisées après celle-ci.

53. S’agissant de la société Fnac direct, dans le même sens, les seules ventes constatées datent de mars et septembre 2021 et rien ne permet de suspecter que cette société aurait poursuivi la vente des produits litigieux malgré l’assignation alors qu’il est établi que son fournisseur a lui-même cessé de les fournir. Seul un stock résiduel, comme pour la société Bigben, est susceptible d’être détenu par la société Fnac direct qui a dû interrompre brutalement les ventes et qui n’allègue pas le contraire, ce qui est susceptible de justifier un droit d’information pour le vérifier.

54. Ainsi, aucun fait d’offre ou de mise dans le commerce des stérilisateurs Bigben n’a été commis en connaissance de cause par les sociétés Bigben et Fnac direct.

55. Par conséquent, les demandes en contrefaçon à raison de l’offre ou de la mise dans le commerce des stérilisateurs Bigben par les sociétés Bigben et Fnac direct sont rejetées.

56. Les seuls faits commis ou susceptibles d’avoir été commis en connaissance de cause sont la détention par la société Bigben et par la société Fnac (ce qui, pour celle-ci, devrait être vérifié) d’un stock résiduel de produits après l’assignation. Comme l’expose la société Bigben, le maintien de ce stock est légitime pour assurer leur défense et il a notamment permis, au cas présent, de réaliser des analyses pour compléter celles menées par la demanderesse, ce qui doit être pris en compte et ne peut notamment donner lieu à une sanction sauf à violer les droits de la défense.

57. Néanmoins, dans la mesure où les défenderesses résistent à la demande de destruction de leur stock de produits litigieux et à la demande d’interdiction de les commercialiser à nouveau (elles résistent en effet à l’ensemble des prétentions formées contre elles) sans avoir pris l’engagement de cesser cette commercialisation, elles conservent ce stock également dans le but éventuel de le vendre si le produit n’était pas jugé contrefaisant (ces deux parties demandant même expressément au tribunal de juger que le produit n’est pas contrefaisant).

58. Il en résulte que la détention des produits litigieux est, entre autres, faite aux fins d’offre ou mise sur le marché et que la société Seoul viosys peut à tout le moins en rechercher la cessation. C’est dans cette seule mesure qu’il convient d’examiner la seconde contestation s’agissant du stérilisateur Bigben (contestation de la reproduction du brevet par les puces analysées et contestation de la portée de cette analyse au regard de l’ensemble des produits litigieux).

b. Stérilisateurs 59S

59. De même que pour le stérilisateur Bigben (cf ci-dessus points 47 et suivants), la société Fnac direct, qui n’est pas intervenue dans la conception ou la fabrication du stérilisateur 59S, n’a pas offert ni mis sur le marché ce produit avant l’assignation, le 21 octobre 2021, en connaissance de ce qu’il contrefaisait le brevet, et aucune preuve ni même de suspicion de ventes postérieures à cette date n’est rapportée.

60. Par conséquent, les demandes en contrefaçon dirigées contre la société Fnac direct à raison de l’offre ou de la mise dans le commerce du stérilisateur 59S est rejetée.

61. Sa responsabilité ne peut être engagée que pour la détention d’un stock postérieur, le cas échéant, étant là encore observé que le maintien du stock le temps du procès, qui répond à un éventuel besoin de défense probatoire, ne peut être en soi sanctionné.

62. En revanche, la société Fnac darty a importé en France des stérilisateurs 59S, ce qui engage sa responsabilité si ces stérilisateurs sont contrefaisants bien qu’elle n’ait pas agi en connaissance de cause. La saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Fnac direct a révélé que la société Fnac darty avait importé au total 200 stérilisateurs 59S (pour un cout de 16 400 euros).

63. Il est donc nécessaire d’examiner la seconde branche de la contestation, s’agissant du stérilisateur 59S, pour trancher la seule demande relative à la détention éventuelle de stérilisateurs 59S par la société Fnac direct et les demandes visant la société Fnac darty à raison de l’importation de ces stérilisateurs. Cet examen appelle d’abord une présentation du brevet.


2 . Présentation du brevet

64. L’invention concerne un appareil d’émission de lumière ultraviolette permettant d’améliorer l’émission lumineuse par rapport aux appareils déjà existant de type dit à puce retournée.

65. La description enseigne ainsi que les appareils d’émission lumineuse à puce retournée, certes intéressants pour l’efficacité lumineuse et la dissipation de chaleur, peuvent connaitre, dans le cas des appareils émetteurs d’ultraviolets (UV), qui utilisent une « couche semiconductrice de type n » bien moins conductrice que les métaux, un encombrement de courant dans un chemin ayant une faible résistance électrique lors du passage du courant à travers la couche semiconductrice de type n, une couche active et une couche semiconductrice de type p (les conclusions des parties expliquent que les appareils lumineux tels que ceux décrits dans le brevet, appelés diodes électroluminescentes ou LED, émettent de la lumière par le passage du courant entre une couche dite n et une couche dite p à travers une couche dite active). Ce problème d’encombrement diminue l’émission lumineuse et la fiabilité, rendant nécessaire d’augmenter la tension directe et de développer une « technologie supplémentaire ». L’invention se propose ainsi d’éviter le problème d’encombrement du courant dans les couches semiconductrices tout en y améliorant le degré de propagation du courant.

66. Le brevet décrit alors, aux paragraphes [0009] et suivants, une puce selon un mode de réalisation de l’invention, dans laquelle se trouve une couche n (« une couche semiconductrice d’un premier type ») sur laquelle s’élève une « mesa » (par référence au terme géographique désignant une élévation à sommet plat) qui contient la couche p (« une couche semiconductrice d’un deuxième type ») et la couche active. La mesa, vue du dessus, présente plusieurs indentations, afin de réduire le trajet du courant à travers la couche n [0031]. Les indentations peuvent avoir une forme allongée dans la même direction. La couche n, la couche p et la mesa sont recouvertes d’une « couche de passivation », qui est en réalité un isolant, comme le révèlent le paragraphe [0062] qui explique qu’elle est composée d’un matériau isolant et notamment d’oxyde de silicium et le [0136] qui confirme que sa fonction est d’isoler les composants situés de part et d’autre. La couche n et la couche p sont en contact, chacune, avec une « électrode de contact » (celle de la couche n, autour de la mesa, celle de la couche p, sur la mesa). Cette électrode de contact est en contact avec une « électrode de plot », laquelle est en contact avec une « électrode de bosse ». En substance, les électrodes de contact et de plot se trouvent, comme les couches n et p, sous la couche de passivation tandis que les électrodes de bosse recouvrent celle-ci, ce qui leur permet une taille plus grande et un positionnement partiellement différent des autres électrodes [0021-25, 0031] ; elles sont connectées à celles-ci à travers des ouvertures dans la couche de passivation. Les ouvertures de la couche de passivation se trouvant sur la première électrode de contact (celle de la couche n) peuvent se trouver en partie dans les indentations de la mesa [0022].

67. Une puce selon l’invention est par exemple représentée aux figures 14 et 15 (a) reproduites ci-dessous :

- la figure 14 montre la puce en vue du plan, avec la mesa (M) indentée, les deux électrodes de bosse (351, 352) hachurées et délimitées par un trait noir plein, les ouvertures (360a, 360b) de la couche de passivation en trait pointillé


- la figure 15 (a) montre la même puce vue selon la coupe C-C’ de la figure 14, avec le substrat (310), la couche n (321), la couche active (322), la couche p (323), les électrodes de contact (341, 342) et de plot (331, 332), la couche de passivation (360) et ses ouvertures (360a, 360b), les électrodes de bosse (351, 352)



68. Le brevet comporte 1 revendication principale et 17 revendications dépendantes, dont sont invoquées les suivantes (le découpage interne à la revendication 1 est le fait de la demanderesse, repris par le tribunal) :

1. 
1.1. Dispositif d’émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) comprenant :

1.2. un substrat (310, 410, 510)

1.3. une couche semi-conductrice d’un premier type de conductivité (321, 421, 521) disposée sur le substrat (310, 410, 510) ;

1.4. une mésa disposée sur la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521), et comprenant une couche semi-conductrice d’un second type de conductivité (323) et une couche active (322) interposée entre la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) et couche semi-conductrice du second type de conductivité (323) ;

1.5. une première électrode de contact (341, 441, 541) en contact avec la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) exposée autour de la mesa ;

1.6. une seconde électrode de contact (342, 442, 542) disposée sur la mésa et en contact avec la couche semi-conductrice du second type de conductivité (323) ;

1.7. une couche de passivation (360, 460, 560) recouvrant la première électrode de contact (341, 441, 541), la mésa et la seconde électrode de contact (342, 442, 542), et comprenant des ouvertures disposées sur la première électrode de contact (341, 441, 541) et la seconde électrode de contact (342, 442, 542) ; et

1.8. une première électrode de bosse (351, 451, 551) et une seconde électrode de bosse (352, 452, 552) connectées électriquement à la première électrode de contact (341, 441, 541) et à la seconde électrode de contact (342, 442, 542) à travers les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560), respectivement, 

1.9. dans lequel la mésa présente une pluralité d’indentations en vue en plan 

1.10. et chacune de la première électrode bosse (351, 451, 551) et de la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) recouvre les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560), 

1.11. et dans lequel chacune de la première électrode de bosse (351, 451, 551) et de la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) recouvre une partie de la couche de passivation (360, 460,560), 

1.12. le dispositif d’émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) comprenant en outre : une première électrode de plot (331, 431, 531) disposée sur la première électrode de contact (341, 441, 541),

1.13. une seconde électrode de plot (332, 432, 532) disposée sur la seconde électrode de contact (342, 442, 542),

1.14. et dans lequel les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposent la première électrode de plot (331, 431, 531) et la seconde électrode de plot (332, 432, 532)

1.15. et la première électrode de bosse (351, 451, 551) et la seconde électrode de bosse (352, 452, 552) sont connectées à la première électrode de plot (331, 431, 531) et à la seconde électrode de plot (332, 432, 532) à travers les ouvertures, respectivement,

et caractérisé en ce que

1.16. les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposant la première électrode de plot (331, 431, 531) comprennent des ouvertures disposées dans les indentations. 


2. Dispositif d’émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel la première électrode de contact (341, 441, 541) est en contact avec la couche semi-conductrice du premier type de conductivité (321, 421, 521) au moins dans les indentations de la mésa.

6. Dispositif d’émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposant la première électrode de contact (341, 441, 541) sont séparées de la mésa et les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) exposant la seconde électrode de contact (342, 442, 542) sont disposées dans une région supérieure de la mésa.

La revendication 9 précise le type de substrat.

11. Dispositif d’émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel la mésa a une branche principale et une pluralité de sous-branches s’étendant depuis la branche principale.

12. Dispositif d’émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel une partie de la première électrode de bosse (351, 451, 551) est disposée sur la mésa pour chevaucher la mésa, la première électrode de bosse (351, 451, 551) étant espacée de la mésa par la couche de passivation (360, 460, 560).

13. Dispositif d’émission de lumière ultraviolette (300, 300a, 400, 500) selon la revendication 1, dans lequel les ouvertures de la couche de passivation (360, 460, 560) disposées sur la première électrode de contact (341, 441, 541) sont partiellement placées dans les indentations.


3 . Contrefaçon du brevet par les stérilisateurs Bigben

Moyens des parties

69. La société Seoul viosys s’appuie sur un rapport établi à sa demande par le laboratoire Tescan en deux versions, la seconde corrigeant et complétant la première. Se fondant sur les analyses d’imagerie différentes mises en oeuvre par ce laboratoire pour identifier la composition (donc la nature) des différentes couches composant la puce litigieuse et la structure de celle-ci, elle fait valoir que le rapport observe la reproduction de chaque caractéristique de la revendication 1, les analyses menées étant confirmées par les réponses apportées par le laboratoire Tescan, dans le rapport, aux questions qui lui étaient posées. Elle estime que les images montrent bien les éléments que les défenderesses disent ne pas y voir, le laboratoire affirmant lui-même explicitement qu’ils sont présents. Elle illustre en particulier l’emplacement des différentes coupes réalisées par le laboratoire en les reportant « pour une meilleure visualisation » sur une image 3D qu’elle a réalisée de la puce litigieuse.

**

70. Les défenderesses contestent le caractère probant des rapports du laboratoire Tescan, faisant valoir, outre les variations de son contenu entre ses deux versions, qu’il s’agit d’une expertise non judiciaire qui n’est pas corroborée.

71. Au surplus, la société Bigben, qui admet que les puces analysées par le laboratoire Tescan comportent une mesa présentant une pluralité d’indentations, soutient qu’elles ne présentent pas, à la lecture du rapport, des ouvertures disposées dans les indentations. En effet, souligne-t-elle, les photographies supposées le montrer dans le premier rapport ne font qu’identifier l’emplacement de ces supposées ouvertures sans les montrer réellement ; même la nouvelle version du rapport, qui ajoute des lignes en pointillés sur l’une des images pour identifier l’emplacement de 5 tranches ayant fait l’objet d’une imagerie détaillée, ne démontre pas que ces lignes correspondent effectivement aux tranches concernées. Elle soutient encore que les images représentant ces tranches ne permettent pas d’observer d’ouverture, ni que ces ouvertures se trouvent sur la première électrode de contact, ni dans les indentations ; tout au plus, estime-t-elle, ces images montrent que des ouvertures de la couche de passivation exposent la première électrode de plot.

72. Elle ajoute que les images des rapports Tescan portent seulement sur la seconde électrode de contact et ne démontrent donc pas qu’une première électrode de contact est en contact avec la couche n, conformément à la caractéristique 1.5 ; que les rapports ne montrent pas davantage que les électrodes de bosses sont connectées aux électrodes de contact conformément à la caractéristique 1.8 mais assimilent étrangement électrodes de plot et de contact ; qu’il en résulte également l’absence de preuve de reproduction de la caractéristique 1.9 selon laquelle le dispositif comprend une première électrode de plot disposée sur la première électrode de contact. Elle souligne enfin que les maquettes réalisées par la demanderesse ne sont qu’une représentation supposée de la puce litigieuse, non une preuve.

73. Les sociétés Fnac estiment également que la preuve d’ouvertures de la couche de passivation dans les indentations de la mesa n’est pas rapportée et souscrivent aux moyens soulevés par la société Bigben.

Appréciation du tribunal

74. Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut pour autant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099).

75. Le juge doit donc rechercher si le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).

76. Au cas présent, et bien qu’interpellée sur ce point par les défenderesses, la société Seoul viosys ne se fonde que le rapport du laboratoire Tescan (dans sa 2e version) sans invoquer aucun autre élément de preuve