Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 1 février 2022

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 1er FEVRIER 2022



(n° 024/2022, 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général :20/01646 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK2W



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/13247





APPELANTE

 

S.A.R.L. MCTEX, 

Société au capital de 8 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Bobigny sous le numéro 812 398 618

Agissant en la personne de sa gérante, Mme [C] [L], domiciliée en cette qualité au siège social 

[Adresse 4]

[Localité 5]





Représentée par Me Muriel ANTOINE-LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocatau barreau de PARIS, toque C 1831





INTIMÉE 



S.A.S. DAVIMAR, 

Exploitant la marque et l'enseigne 'berenice', 

Société au capital de 198 800 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 410 620 520 

Prise en la personne de son président, M. [I] [B], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque A 141

































COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère, 

Mme Déborah BOHÉE, conseillère





Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT







ARRÊT :




Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






 ***

 



EXPOSÉ DU LITIGE



La société DAVIMAR, immatriculée le 27 janvier 1997 au RCS de Paris, exerçant sous le nom commercial BERENICE, est spécialisée dans la création et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter diffusés sous la marque 'BERENICE'. 



Elle fait valoir qu'elle a conçu, en 2005, un dessin original d'ailes intitulé « Ailes Bérénice » qui est apposé sur de nombreux articles, notamment des t-shirts et des pulls, sous différentes déclinaisons, et dont les caractéristiques sont les suivantes : 

' - aspect d'ensemble : 

- ailes angéliques qui se font face, sans se toucher 

- ailes non déployées 

- les pointes biffent vers l'extérieur 

- les traits sont sciemment minimalistes (se limitant aux pourtours des ailes et de quelques plumes), pour conférer une impression de légèreté 

- intérieur des ailes : 

- le haut est constitué d'une forme ovale (haricot), 

- juste en dessous, trois rangées se suivent, représentant de manière épurée de 

petites plumes arrondies (petites vagues), 

- enfin, suivent trois rangées de longues et fines plumes biffant vers l'extérieur, dont la taille croît de l'intérieur vers l'extérieur de l'aile. Seul le pourtour des ailes est représenté. L'arête centrale des plumes est parfois ajoutée, mais non systématiquement'. 







La société DAVIMAR a également déposé la marque figurative française n° 3952872 : 









 





















Cette marque, déposée le 11 octobre 2012 à l'INPI dans les classes de produits 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, dont dans cette dernière classe, les 'vêtements', décrit un 'logo représentant une paire d'ailes non déployées, avec pointes biffant vers l'extérieur'. 



La société DAVIMAR expose qu'en février 2017, elle a constaté que des t-shirts présentant dans le dos une copie du dessin d'ailes BERENICE étaient proposés à la vente par la société BY F - laquelle est spécialisée dans le commerce de prêt à porter féminin qu'elle commercialise sous l'enseigne INFLUENCE BY F à [Localité 6] -, sous la mention 'MOËWY' et la référence 'MO-3485L-PH'.



Un procès-verbal de constat d'achat a été effectué le 11 avril 2017, portant sur un pull-over, dans 

la boutique INFLUENCE BY F située [Adresse 1] à [Localité 6]. 



Il est apparu que la marque MOËWY est utilisée par la société MCTEX, spécialisée dans l'achat, vente, import- export de produits textiles, immatriculée le 7 juillet 2015 au RCS Bobigny, dont Mme [C] [L] est la gérante. 



Autorisée par ordonnance du 8 août 2017 du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, la société DAVIMAR a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège de la 

société MCTEX portant sur tout modèle de vêtement dont la référence serait MOËWY-MO-3485 reproduisant en son dos une copie du dessin d'ailes. Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 21 août 2017. 



Il résulte des constatations de l'huissier instrumentaire qu'il n'y avait pas de vêtement reproduisant des ailes d'ange dans le magasin ni dans l'espace de stockage, et que Mme [L], présente sur les lieux, a reconnu avoir vendu un modèle de vêtement MO-3485L-PH depuis octobre 2016, le modèle de vêtement faisant partie d'un lot. 



Le 13 septembre 2017, Mme [C] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à l'huissier instrumentaire les factures d'achats, les factures de vente et la packing list du produit litigieux, desquelles il ressortait que la société MCTEX avait vendu 237 exemplaires du pull-over MO-3485L-PH. 



C'est dans ce contexte que par acte du 21 septembre 2017, la société DAVIMAR a fait assigner la société MCTEX devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque et de droit d'auteur, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. 









Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande présentée par voie d'incident par la société MCTEX, tendant au renvoi pour litispendance de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy déjà saisi, le 21 juin 2017, d'une action en contrefaçon contre la société BY F. 



Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal : 



- s'est déclaré non saisi de la demande de nullité du procès-verbal de constat d'achat du 11 avril 2017, 

- dit qu'en commercialisant les pull-overs référencés "MOËWY-M0-3485L-PH", la société MCTEX a commis des actes de contrefaçon de la marque française figurative n° 3952872 au préjudice de la société DAVIMAR, 

- déclaré la société DAVIMAR irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les motifs des produits MIMI, TIA et MIA,

- débouté la société DAVIMAR de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, 

- condamné la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR 16 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque française figurative n° 3952872, 

- ordonné, en tant que de besoin, à la société MCTEX de ne plus importer, détenir, offrir à la vente ou vendre des vêtements comportant des motifs reprenant tout ou partie des caractéristiques de la marque française n° 3952872, 

- dit la demande de confiscation et de destruction de la société DAVIMAR sans objet, 

- rejeté la demande de publication de la société DAVIMAR, 

- débouté la société MCTEX de ses demandes reconventionnelles, 

- condamné la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des frais de la saisie-contrefaçon, 

- condamné la société MCTEX aux dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire. 

 

La société MCTEX a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2020. 



Dans ses dernières conclusions numérotées 2 signifiées le 24 septembre 2020, la société MCTEX, appelante, intimée incidente, demande à la cour : 

 

- déclarer la société MCTEX recevable et fondée en son appel à toutes fins qu'il comporte, 

- y faisant droit, 

- de prononcer la déchéance des droits de la société DAVIMAR sur la marque française figurative n°123952872, pour l'ensemble des produits qu'elle désigne à compter du 11 octobre 2017, 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société DAVIMAR recevable à agir en contrefaçon de la marque n°123952872 et dit qu'en commercialisant les pull-overs référencés MOËWY-MO-3485L-PH, la société MCTEX a commis des actes de contrefaçon de la marque française figurative n°3952872 au préjudice de la société DAVIMAR, 

- d'infirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a : 

- condamné la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR 16 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque française figurative n°3952872, 

- ordonné, en tant que de besoin, à la société MCTEX de ne plus importer, détenir, offrir à la vente ou vendre des vêtements comportant des motifs reprenant tout ou partie des caractéristiques de la marque française n°3952872, 

- débouté la société MCTEX de ses demandes reconventionnelles, 

- condamné la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au remboursement des frais de la saisie-contrefaçon et aux entiers dépens, 





- subsidiairement, si par impossible la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'en commercialisant les pull-overs référencés MOËWY-MO-3485L-PH, la société MCTEX a commis des actes de contrefaçon de la marque française figurative n°3952872 au préjudice de la SAS DAVIMAR : 

- d'infirmer la décision déférée sur le quantum des réparations allouées en tenant compte de la défaillance de la société DAVIMAR dans l'administration de la preuve et du nombre d'exemplaires en cause 153, 

- de réduire par conséquent la réparation à l'euro symbolique, 



- en toute hypothèse, 

- de déclarer la société DAVIMAR mal fondée en son appel incident et l'en débouter purement et simplement, 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société DAVIMAR irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les motifs des produits MIMI, TIA et MIA, 

- débouté la société DAVIMAR de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, 

- dit la demande de confiscation et de destruction de la société DAVIMAR sans objet, 

- rejeté la demande de publication de la société DAVIMAR, 

- de débouter la société DAVIMAR de toutes ses demandes,

- de condamner la société DAVIMAR à payer à la société MCTEX la somme de 10 000 euros pour saisie et procédure abusives, 

- de condamner la société DAVIMAR à payer à la société MCTEX la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner la société DAVIMAR aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Muriel ANTOINE-LALANCE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2020, la société DAVIMAR, intimée et appelante incidente, demande à la cour : 

 

- de juger la demande de déchéance des droits de la société DAVIMAR sur la marque figurative n°123952872 infondée et de la rejeter, 



- SUR L'APPEL PRINCIPAL 

- de confirmer le jugement en ce qu'il a : 

- déclaré être non-saisi de la demande de nullité du procès-verbal de constat d'achat du 11 avril 2017, 

- dit qu'en commercialisant les pull-overs référencés MOËWYMO-3485L-PH, la société MCTEX a commis des actes de contrefaçon de la marque française figurative n°123952872 au préjudice de la société DAVIMAR, 

- condamné la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR 16 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque française figurative n° 123952872, 

- ordonné, en tant que de besoin, à la société MCTEX de ne plus importer, détenir, offrir à la vente ou vendre des vêtements comportant des motifs reprenant tout ou partie des 

caractéristiques de la marque française n° 123952872, 

- débouté la société MCTEX de ses demandes reconventionnelles, 

 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la qualité à agir de la société DAVIMAR sur le fondement du droit d'auteur et statuant à nouveau, 

- de juger que le dessin d'ailes apposé sur le modèle MIMI est original et digne de bénéficier de la protection du Livre I et III du code de la propriété intellectuelle, 

- de juger que l'adaptation du dessin d'ailes apposé sur les modèles MIMI, TIA et MIA est original et digne de bénéficier de la protection du Livre I et III du code de la propriété intellectuelle, 



- de juger que la société MCTEX, en fabriquant, faisant fabriquer, diffusant, offrant à la vente et en vendant un modèle de pull comportant en son dos une copie du dessin d'ailes d'ange du modèle MIMI de la société DAVIMAR, a commis des actes de contrefaçon, d'imitation frauduleuse et débit d'objets contrefaisants du dessin appartenant à la société DAVIMAR, 

- en conséquence, de condamner la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR : 

- une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon, 

- une somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, 



- SUR L'APPEL INCIDENT 

- de juger l'appel incident formé régulièrement par la société DAVIMAR, recevable et fondé,

- de juger que, indépendamment des actes de contrefaçon susvisés, la société MCTEX s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société DAVIMAR, 

- en conséquence : 

- de condamner la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR : 

- une indemnité de 50 000 € en réparation du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon, 

- une somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, 

- d'ordonner l'insertion de l'arrêt à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans cinq journaux ou publications professionnels (y compris électroniques) au choix de la société DAVIMAR et aux frais solidaires et avancés de la défenderesse, sur simple présentation de devis, dans la limite de 8 000 € HT par insertion, 



- en tout état de cause :

- de condamner la société MCTEX à payer à la société DAVIMAR la somme de 25 000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle qui a été accordée aux concluants par le tribunal de première instance, 

- de condamner la société la société MCTEX au remboursement des frais exposés par la société DAVIMAR à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021. 

 

 

MOTIFS DE L'ARRET 

 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément 

renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. 



Sur le chef du jugement non critiqué



Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré le tribunal non saisi de la demande la demande de nullité du procès-verbal de constat d'achat du 11 avril 2017. 



Sur la demande de la société MCTEX en déchéance des droits de la société DAVIMAR sur sa marque



La société MCTEX soutient que les éléments invoqués par la société DAVIMAR ne permettent pas d'établir un usage sérieux du signe figuratif composant la marque revendiquée. Elle fait valoir que les pièces communiquées par l'appelante ne permettent pas d'établir une diffusion du signe à chaque saison comme prétendu mais révèlent, au contraire, que depuis 2009, la société DAVIMAR a de moins en moins utilisé ce dessin dans ses collections et sa communication pour finalement l'abandonner, que les pièces produites par la société DAVIMAR (extraits de catalogues, recherche GOOGLE) sont dénuées de toute portée, que les élément versés au débat, en tout état de cause, ont tous plus de cinq ans ou ne correspondent pas au signe tel que déposé, qu'elle est donc fondée à solliciter la déchéance de la marque pour l'ensemble des produits qu'elle désigne à compter de l'expiration du délai de 5 ans, soit à compter du 11 octobre 2017, que l'intimée qui ne dispose plus de droits à lui opposer ne peut par conséquent plus agir au titre de la contrefaçon de cette marque. 



La société DAVIMAR souligne que l'appelante soulève pour la première fois en cause d'appel une demande de déchéance de la marque litigieuse et oppose que l'exploitation commerciale sérieuse de sa marque est incontestable, puisqu'elle n'a jamais cessé, que la preuve en est rapportée par la production des catalogues des saisons 2015 à 2020, desquels il ressort que les pulls et t-shirts avec des ailes dans le dos sont un incontournable de chaque collection, que sa marque jouit d'une forte renommée en France ainsi qu'il ressort des articles de presse versés au débat, que le dessin d'ailes d'anges est réputé être l'emblème de la société DAVIMAR et est sa marque et qu'elle l'exploite chaque saison au travers de ses collections dans la communication ou par ses accessoires de vente. 



Aux termes de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, 'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.'



Peut seul être considéré comme sérieux l'usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d'origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter des parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et pas seulement symbolique et à seule fin de maintenir les droits conférés par la marque. 



L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque s'apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l'étendue et de la fréquence de l'usage de la marque.















En l'espèce, la société DAVIMAR produit au débat : 

- des extraits de 'catalogues' automne-hiver 2015/2016, automne-hiver 2016/2017, automne-hiver 2017/2018, automne-hiver 2018/2019, automne-hiver 2018/2019, automne-hiver 2019/2020, printemps/été 2020 montrant des dessins de pulls et gilets et leur déclinaison couleurs, certains arborant au dos un dessin d'ailes (pièces 66 à 72) ; la société MCTEX observe à juste raison que ces extraits agrafés, sans pagination, qui ne proviennent pas de catalogues au sens promotionnel du terme, s'apparentent davantage à des documents internes dont il n'est pas démontré ni même indiqué dans quelles conditions ils ont pu être diffusés ; ils ne peuvent donc être considérés comme des preuves d'usage de la marque dans la vie des affaires, 

- un extrait KBIS montrant que la société dispose de nombreux points de vente en France (pièce 5), 

- un extrait de press book concernant des articles de presse de 2007 et 2008, donc antérieurs au dépôt de la marque invoquée, consacrés à BERENICE, 

- des articles parus dans la presse féminine en 2006, 2007, 2008, 2009, soit antérieurement au dépôt de la marque invoquée (11 octobre 2012), certains évoquant les 'ailes d'ange' de la marque et montrant des vêtements BERENICE sur lesquels est apposé un dessin d'ailes (pièces 17, 21 à 43), 

- des extraits de catalogues BERENICE en couleurs avec des photographies (automne/hiver 2006/2007, printemps/été 2008, automne-hiver 2007/2008, printemps/été 2009, automne-hiver 2009/2010, printemps/été 2010, printemps/été 2011, printemps/été 2012, automne-hiver 2013), montrant des motifs de paires d'ailes, notamment sur des accessoires, et des vêtements arborant un dessin d'ailes dans le dos (pièces 3) 

- une copie de carton d'invitation au défilé BERENICE printemps/été 2009 montrant un dessin de paire d'ailes (19-1), des copies de photos d'un défilé de mode montrant de grandes ailes en décor (19-2), la photographie d'un t-shirt BERENICE avec la paire d'ailes objet de la marque figurative offert aux invités lors du défilé printemps/été 2009 (19-3), 

- la photographie d'un pochon avec une paire d'ailes imprimée au-dessus du terme BERENICE, ne comportant aucune date,

- un extrait de 'Livre des normes' avec des photographies de très mauvaise qualité ne permettant pas d'y voir le dessin d'ailes invoqué (pièce 20), 

- une page correspondant à une recherche GOOGLE à partir des termes 'pull berenice' et faisant apparaître notamment une occurrence 'pull berenice ailes dos' et la mention 'collection Printemps-Eté 2020" (pièce 73). 



Les éléments fournis par la société DAVIMAR sont donc pour la plupart non datés ou antérieurs au dépôt de la marque figurative n° 3952872 invoquée et à la période de référence (11 octobre 2012/11 octobre 2017). Seuls les extraits du catalogue automne-hiver 2013 (pièce 3-8) se rapportent à la période de référence mais ne font apparaître qu'un t-shirt avec deux ailes au dos correspondant au dessin composant la marque figurative n° 3952872 revendiquée, outre une coque de portable recouverte de deux ailes et deux ailes dessinées à côté d'un mannequin, qui ne correspondent pas à aux ailes figurant sur la marque. Ces seuls éléments, non corroborés par d'autres attestant d'une plus large diffusion de la marque (articles de presse, factures...), ne sont pas suffisants pour démontrer un usage sérieux de cette marque dans la vie des affaires au cours de la période de 5 ans courant à compter à compter du dépôt de la marque, le 11 octobre 2012, et jusqu'au 11 octobre 2017. 



Les autres pièces produites au débat par la société DAVIMAR, non spécialement invoquées pour combattre la demande de déchéance (prototype du dessin d'ailes BERENICE, factures, rapports de ventes, horodatages FIDEALIS...), ne se rapportent pas à la période de référence concernée. 

La forte renommée alléguée de la marque n'est pas démontrée par la production de l'extrait KBIS montrant que la société dispose de nombreux points de vente en France (pièce 5 précitée) et d'articles de la presse féminine remontant à plusieurs années (2006 à 2009) avant le dépôt (pièces 17, 21 à 43 précitées). 







Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la déchéance de droits de la société DAVIMAR sur la marque française figurative n° 3952872 à compter du 11 octobre 2017, pour les seuls 'vêtements' en classe 25 pour lesquels la marque est opposée à la société MCTEX. 



Par ailleurs, la déchéance ayant pour effet de rendre la marque revendiquée inopposable au tiers recherché en contrefaçon pour la seule période à compter de laquelle elle a été prononcée, et les faits litigieux, en l'espèce, remontant à l'année 2016 et au premier semestre de l'année 2017 (procès-verbal de constat d'achat du 11 avril 2017 ; procès-verbal de saisie-contrefaçon du 21 août 2017 faisant apparaître des factures de produits argués de contrefaçon d'octobre et décembre 2016), le prononcé de la déchéance n'entraîne pas ipso facto le rejet des demandes en contrefaçon de la marque en cause comme le prétend la société MCTEX.



Sur les demandes en contrefaçon de la marque n° 3952872 de la société DAVIMAR



Sur la matérialité de la contrefaçon



La société MCTEX conteste toute contrefaçon de la marque figurative de la société DAVIMAR. Elle fait d'abord valoir que la marque invoquée telle que déposée a une portée limitée, le signe, étant très peu distinctif dans sa représentation - la paire d'ailes non déployées appartenant au fonds commun du dessin de la mode et des vêtements (notamment marque figurative de l'UE de la société VICTORIA'S SECRET STORES, décorations couramment apposées sur des vêtements avant le dépôt de la marque de la société DAVIMAR et même avant 2005 (date de la création prétendue du dessin de paire d'ailes BERENICE), multiples utilisations dans l'art du dessin, de la peinture, de la sculpture...) - et dans sa description, et ne pouvant conduire à priver tout opérateur offrant à la vente des produits couverts par le dépôt revendiqué, de la possibilité d'apposer sur ses produits de simples représentations de paire d'ailes verticales ; elle en déduit que la marque doit être limitée à la stricte exécution du signe tel qu'enregistré. Elle conteste par ailleurs avoir fait du signe litigieux un usage à titre de marque dès lors que le motif d'ailes apposé au dos du pull litigieux n'a pu être perçu autrement que comme une fantaisie décorative insérée dans la maille du pull, que le public est habitué dans le domaine de la mode à voir des vêtements dont le dos est décoré par un motif d'ailes très similaire, ce qui exclut la perception d'un tel signe comme un indicateur d'origine commerciale, d'autant que le pull litigieux a été offert à la vente sous la marque 'MOEWY'. Elle argue enfin que le pull litigieux ne reproduit pas le signe objet de la marque, les dessins se distinguant tant par leurs contours que par l'intérieur des ailes et leur détail d'exécution, de sorte qu'aucun risque de confusion n'est possible. 



La société DAVIMAR demande la confirmation du jugement. Elle conteste rechercher un monopole absolu sur toute représentation d'ailes et soutient que le dessin litigieux a bien été utilisé à titre de marque par la société MCTEX, celle-ci ayant choisi incontestablement de tromper le consommateur d'attention moyenne en apposant, au surplus dans le dos de ses produits, dans une disposition identique, un signe identique à sa marque, soit une paire d'ailes non déployées, alors qu'il s'agit depuis plusieurs années de l'emblème de la marque BERENICE, que la ressemblance entre les signes en cause entraîne nécessairement un risque de confusion amenant le public concerné à croire que les vêtements sur lesquels est apposé ce signe proviennent de BERENICE. 

 

Ceci étant exposé, l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, dans son ancienne version applicable à l'espèce, prévoit que 'L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L.713-3 et L.713-4". 









Selon l'article L.713-2, dans son ancienne version applicable à l'espèce, 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (...)'.



Selon l'article L.713-3, dans son ancienne version applicable à l'espèce, 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b)L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement'.



La marque figurative française n° 3952872 opposée par la société DAVIMAR est celle-ci : 























décrivant un 'logo représentant une paire d'ailes non déployées, avec pointes biffant vers l'extérieur'. La marque a été déposée dans les classes de produits 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, dont dans cette dernière classe, les 'vêtements'. 



Le dessin litigieux est celui apparaissant sur le pull 'MOEWY' argué de contrefaçon, commercialisé par la société MCTEX référencé MO-3485L-PH, produit en original et reproduit sur un visuel communiqué en pièce 2 par l'intimée : 

 





















 



Il n'est pas contesté que les produits sont identiques, le dessin litigieux étant apposé sur un vêtement (pull). 

 

Le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque invoquée, contrairement à ce que soutient la société DAVIMAR, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, les différences n'étant pas si insignifiantes qu'elles pourraient passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, en l'espèce, la consommatrice souhaitant acquérir un pull fantaisie moyen de gamme, normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, c'est au regard de l'article 713-3 b) précité qu'il convient d'apprécier l'existence de la contrefaçon.





Il convient donc de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion. 



Le tribunal a rappelé à juste raison que le risque de confusion doit s'apprécier par référence à l'enregistrement de la marque, indépendamment des conditions d'exploitation de celle-ci par son titulaire, et être analysé globalement au regard de tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. 



La connaissance de la marque sur le marché est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif élevé et lui ouvre une protection renforcée.



La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt O2 Holdings (12 juin 2008, C-533/06) que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers non autorisé l'usage d'un signe similaire à sa marque qu'à condition qu'il en soit fait usage dans la vie des affaires pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et que cet usage porte atteinte, ou soit susceptible de porter atteinte, à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public. 



En l'espèce, la comparaison à laquelle la cour a procédé la conduit a retenir de significatives différences entre la marque de la société DAVIMAR et le signe litigieux. Si les deux signes portent tous deux sur une paire d'ailes stylisées, les ailes non déployées se faisant face sans se toucher, leurs pointes biffant vers l'extérieur, ils diffèrent quant à la forme externe des ailes, leur espacement et la représentation de l'intérieur des ailes. 



Ainsi, alors que le contour des ailes BERENICE présente des 'décrochés' correspondant aux pointes des plumes dépassant sur le bord extérieur des ailes, les ailes MCTEX ont un contour continu composé de strass, absents du signe protégé. Les ailes MCTEX sont rapprochées dans leur partie supérieure et la partie inférieure interne des ailes se rapproche avant de s'éloigner vers l'extérieur, courbe qui ne se retrouve pas sur les ailes BERENICE qui sont en outre plus éloignées. En outre et surtout, l'intérieur des ailes est très différent : alors que selon la description qui en est donnée par la société DAVIMAR, l'intérieur des ailes BERENICE est composé de trois parties - une partie haute en forme de haricot, en dessous trois rangées composées de petites plumes arrondies, puis en dessous trois rangées de longues plumes fines biffant vers l'extérieur -, les ailes du pull MOEWY présentent deux parties : une partie haute composée d'un quadrillage composé essentiellement de losanges qui n'évoquent pas des petites plumes et en dessous une seule rangée de longues plumes orientées vers l'extérieur. En outre, le fond de l'intérieur des plumes BERENICE est en tulle transparent alors que rien dans le dessin ou la description de la marque ne laisse penser à de la transparence. 



Ces différences sont d'autant plus importantes que, comme le démontre l'appelante, la représentation de paires d'ailes dans le secteur de la mode n'est pas rare. En plus de très nombreuses copies d'écran produites sans date certaine, et donc sans valeur probante, montrant des vêtements arborant des ailes dans le dos et des accessoires de mercerie figurant des ailes, la société appelante établit que la société américaine VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, qui opère dans le secteur de la lingerie, a déposé le 13 juillet 2012 la marque de l'Union européenne suivante pour désigner notamment des vêtements en classe 25 :



































et qu'un numéro de Elle de décembre 2005 affiche un t-shirt arborant sur le devant deux ailes non déployées se faisant face sans se toucher, outre que les ailes non déployées sont couramment présentes, antérieurement au dépôt de la marque de la société DAVIMAR, dans le monde de la sculpture, du dessin, du cinéma, l'artiste américaine [T] [R] arborant en outre en 2004/2005 une paire d'ailes non déployées se faisant face tatouée dans le dos, ces ailes comportant, comme les ailes BERENICE, une partie supérieure en forme de haricot et dans la partie inférieure trois rangées de longues plumes fines biffant vers l'extérieur (pièces 16 et 17). 

Ces différences sont de nature à exclure un risque de confusion dans l'esprit de la consommatrice 

concernée de vêtements moyen de gamme, normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, qui est sensible aux détails présents sur les vêtements qu'elle achète. Le motif du pull MOEWY n'apparaît pas susceptible, dans ces conditions, de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits.



En outre, le dessin litigieux apposé sur le pull MXTEX l'est à titre décoratif, aucun élément ne permettant de le rattacher à un usage à titre de marque renvoyant à l'origine commercial du produit, ce pull étant commercialisé sous la marque 'MOEWY' très clairement présente tant sur l'étiquette cousue à l'intérieur du pull que sur celle cartonnée attachée au vêtement.



La contrefaçon de marque n'est donc pas caractérisée. Le jugement doit être infirmé de ce chef et la société DAVIMAR déboutée de ses demandes en contrefaçon de sa marque figurative française n° 3952872. 



Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur sur l'adaptation du dessin d' 'Ailes Bérénice'



Sur la titularité des droits de la société DAVIMAR 



Pour demander l'infirmation du jugement qui l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, la société DAVIMAR prétend rapporter la preuve de la commercialisation effective en France des vêtements référencés MIMI, TIA et MIA, qui comportent une adaptation du 'dessin d'ailes BERENICE' créé en 2005, présent sur des modèles de vêtements qu'elle a fait horodater par FIDEALIS. Elle se prévaut de la présomption de titularité de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. 



La société MCTEX oppose que la société DAVIMAR entretient une confusion entre le dessin d'ailes objet du dépôt de marque et celui, très différent, apparaissant sur un vêtement MIMI, seul communiqué au débats, et fait valoir que la recevabilité de ses demandes sur le fondement du droit d'auteur et les prétendus actes de contrefaçon doivent être appréciés au regard du dessin censé avoir été apposé sur les modèles MIMI, TIA et MIA. Elle argue que l'intimée ne produit aucune pièce nouvelle en appel, si ce n'est des horodatages intervenus en 2018, 2019 et 2020, sans rapport avec le dessin revendiqué au titre de l'action en droit d'auteur. 





La cour rappelle que si seule une personne physique peut avoir la qualité d'auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d'auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une 'uvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de revendication du ou des auteurs. 



Pour bénéficier de cette présomption simple, il lui appartient de caractériser l''uvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l''uvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celle qu'elle revendique. A défaut, elle doit justifier du processus de création et des conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux d'auteur. 



En l'espèce, il résulte des écritures de la société DAVIMAR qu'elle fonde sa demande en contrefaçon de droits d'auteur sur un dessin d'ailes - qu'elle qualifie d'adaptation du dessin d'ailes BERENICE créé en 2005 et objet de la marque qui vient d'être examinée - qui est apposé sur un pull de la marque 'BERENICE' référencé MIMI de couleur turquoise, au prix de 139 euros, produit en original avec des photos (pièce 1 de l'intimée) et reproduit comme suit dans les conclusions de la société MCTEX : 





 





















Le pull MIMI en original fait apparaître au dos deux ailes non déployées se faisant face, dont l'intérieur comporte un quadrillage brodé et dont le contour est dessiné au moyen de sequins. Les ailes ainsi représentées sont différentes des ailes objet du dessin de 2005 et de la marque figurative examinée supra. La société DAVIMAR précise avoir opéré un choix arbitraire pour le quadrillage composant l'intérieur des ailes et l'emplacement et le choix de la taille des sequins composant le contour des ailes. 



Pour justifier de la titularité de ses droits sur ce dessin, elle fournit, outre le pull MIMI et ses photographies : 

- les extraits de catalogues BERENICE précités (pièces 3) qui font pas apparaître le dessin revendiqué, mais plutôt des vêtements BERENICE recouverts du dessin objet de la marque n° 3952872 (certaines représentations de mauvaise qualité rendant même impossible l'identification d'un dessin précis), et aucunement les références MIMI, TIA ou MIA, 

- les pièces précitées19-1, 19-2 et 19-3 concernant le défilé BERENICE printemps/été 2009 qui ne font pas apparaître le dessin revendiqué, 

- des factures et rapports de vente ne comportant pas les références MIMI, TIA ou MIA (pièces 14 à 16), 

- les extraits de catalogues précités (pièces 66 à 72) qui ne font apparaître ni le dessin d'ailes revendiqué ni les références MIMI, TIA et MIA, 

- des horodatages de 2018, 2019 et 2020 concernant des modèles qui ne font apparaître ni le dessin d'ailes revendiqué ni les références MIMI, TIA et MIA (pièces 74 à 78),

- un 'historique des ventes' '01MAE-ANGELA-MIMI', document purement interne et qui ne peut pas être rattaché avec certitude au pull MIMI,





- trois dossiers techniques concernant les articles MIMI, TIA et MIA comportant le dessin revendiqué et des commandes à un façonnier, datés respectivement du 26 mai 2014, du 28 août 2015 et du 1er juin 2016 (pièces 47, 49 et 50), 

- un reçu d'horodatage FIDEALIS pour un pull TIA comportant le dessin d'ailes revendiqué au dos avec une reproduction agrandie du dessin revendiqué, en date du 19 juillet 2015 (pièce 59). 



Au vu de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi que la société DAVIMAR a effectivement commercialisé en France, sous son nom, les modèles TIA et MIA incorporant le dessin revendiqué, ou même le pull MIMI produit en original mais qui n'a pas fait l'objet d'un constat d'achat et dont on ne connaît pas les conditions d'obtention.



Le jugement doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu qu'elle ne peut, dans ces conditions, bénéficier de la présomption prétorienne de titularité. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société DAVIMAR irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d'auteur sur les motifs des produits MIMI, TIA et MIA. 



Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire 



La société DAVIMAR soutient que la société MCTEX s'est rendue coupable d'actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice en diffusant plusieurs modèles de vêtements reproduisant son emblème notoire (les ailes non déployées), tout en copiant la manière d'intégrer ce dessin aux vêtements (même emplacement, dimensions et techniques identiques) afin de parfaire le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'effet de gamme accentuant la confusion et aggravant son préjudice. Elle met en avant la forte renommée de sa marque BERENICE et le caractère emblématique de son dessin d'ailes que la société MCTEX ne pouvait ignorer. Elle ajoute que la société MCTEX a également cherché à se placer dans son sillage, en bénéficiant de son image, de son succès et de ses investissements tout en pratiquant de bas prix, et à capter ainsi de façon déloyale une partie de son marché. 



La société MCTEX oppose que la société DAVIMAR ne caractérise aucun fait distinct de concurrence déloyale et parasitaire susceptible d'engager sa responsabilité. Elle fait valoir qu'un seul article est incriminé, que l'emplacement des ailes au dos de vêtements est naturel dans le domaine des vêtements, pour un motif d'ailleurs adopté par de nombreux opérateurs, y compris antérieurement à la société DAVIMAR, que l'appelante ne justifie pas de la notoriété alléguée au moment de la commercialisation du pull litigieux, à savoir en 2016, qu'elle n'a fait qu'exploiter un dessin distinct de ceux revendiqués par la demanderesse dans une disposition adoptée par de nombreux acteurs du secteur du prêt-à-porter. Sur le parasitisme, elle plaide que la société DAVIMAR ne justifie ni d'une notoriété actuelle, ni d'une valeur économique fruit d'investissements ou d'un savoir-faire, que le pull litigieux est différent, qu'aucun profit n'a été tiré des prétendus investissements de la société DAVIMAR, le pull MOEWY relevant d'une création et d'une fabrication qui lui sont propres, à une période où il n'est pas justifié de la commercialisation d'un quelconque modèle sur lequel l'un des dessins revendiqués aurait été apposé. 



La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce. 



L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion propre à la concurrence déloyale doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. 



L'action en concurrence déloyale est ouverte à celui dont l'action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droits privatifs et peut être alors fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien de l'action en contrefaçon ; elle est aussi ouverte à celui dont les droits privatifs ont été reconnus mais dont l'action en contrefaçon a été rejetée, faute de démonstration d'actes de contrefaçon, dès lors qu'il invoque des faits distincts de ceux allégués au soutien de son action en contrefaçon. 



En l'espèce, si le motif d'ailes apposé sur le pull 'MOËWY' de couleur marine référencé MO-3485L-PH commercialisé par la société MCTEX est effectivement proche du dessin figurant sur le pull MIMI de couleur turquoise produit en original par la société DAVIMAR, en ce qu'on y retrouve deux ailes non déployées se faisant face dont l'intérieur est constitué d'un quadrillage et le contour d'un alignement de sequins, la commercialisation effective du pull MIMI incorporant le dessin revendiqué n'est pas établie, ce qui exclut toute concurrence déloyale ou parasitisme relativement à ce dessin. 



En ce qui concerne le motif qui aurait été conçu en 2005 et qui constitue l'élément figuratif de la marque n° 3952872 (ailes composées de trois parties : une forme ovale en haricot en haut, juste en dessous, trois rangées de petites plumes arrondies, enfin, trois rangées de longues et fines plumes biffant vers l'extérieur), la revue de presse fournie par la société DAVIMAR démontre que le dessin d'ailes était alors emblématique de la marque BERENICE au cours des années 2006/2009, soit antérieurement aux faits litigieux (2016/2017). Elle justifie utiliser encore ce motif sur des vêtements en produisant un extrait de catalogue printemps/été 2020 et plusieurs horodatages de 2019 et 2020 mais la société MCTEX produit de son côté un article 'Berenice, une nouvelle image pour conforter son vestiaire' du site Fashion Network indiquant qu'à compter de l'été 2019, l'enseigne 'épure encore son image et s'offre un nouveau concept magasin pour accompagner l'évolution de son offre, qui concerne aujourd'hui davantage la chaîne et trame que la maille. Exit les deux ailes d'ange et les aspérités autour des lettres, le nom de la griffe s'écrit dans une typographie géométrique et noire, ainsi qu'elle l'a présenté lors du récent salon Who's Next', de sorte que la notoriété du motif en 2016/2017 ne peut être tenue pour démontrée. En outre, la société appelante ne peut revendiquer un monopole sur l'apposition de tout dessin d'ailes non déployées dans le dos de vêtements, les ailes MCTEX litigieuses, comme il a été dit lors de l'examen de la contrefaçon de marque, présentant des différences de nature à exclure un risque de confusion pour la consommatrice concernée et aucun effet de gamme n'étant caractérisé en présence d'un seul vêtement litigieux MOEWY référencé MO-3485L-PH. 



La notoriété du motif 'ailes BERENICE' n'étant pas établie à l'époque des faits litigieux, la société DAVIMAR n'apporte par ailleurs aucun élément relatif aux investissements consentis pour développer son motif d'ailes, lequel présente des différences avec celui de la société MCTEX. Il n'est pas démontré dans ces conditions que cette dernière ait cherché à se placer dans le sillage de la société DAVIMAR.



Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société DAVIMAR de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. 









Sur la demande de la société MCTEX pour saisie et procédure abusives 



L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'absence manifeste de tout fondement à l'action intentée. 



En l'espèce, le rejet en appel des prétentions de la société DAVMAR ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit de faire procéder à une saisie contrefaçon dûment autorisée, sur la base notamment d'une marque régulièrement enregistrée, et d'agir en justice. Par ailleurs la société MCTEX ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société MCTEX de sa demande et la demande en ce qu'elle est présentée en appel sera également rejetée.



Sur les dépens et frais irrépétibles 



La société DAVIMAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me ANTOINE-LALANCE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises s